Sprzedajesz koszulki z napisami? Lepiej uważaj!

Pan Marek od lat sprzedaje w swoim sklepie internetowym koszulki z zabawnymi nadrukami. Jego flagowy model to czarny t-shirt z napisem: „Niezły ananas”. Pewnego dnia w skrzynce p. Marka pojawiło się niepokojące pismo od firmy Zarabiam sp. z o.o. Jej właściciel zażądał usunięcia towarów ze wspomnianym napisem, a ponadto chce otrzymać odszkodowanie w wysokości 2500 zł. Pan Marek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przecież słowo „ananas” jest powszechnie używane i nawet przez myśl mu nie przyszło, że mogło zostać zastrzeżone. 

W pierwszej chwili pomyślał, że ma do czynienia ze sprytnym oszustem, który usiłuje po prostu wyłudzić pieniądze. Sprawa była tym bardziej podejrzana, że informacje zawarte na stronie firmy Zarabiam sp. z o.o. nie wskazały na to, by działała ona w branży odzieżowej. Okazało się, że faktycznie w rejestrze Urzędu Patentowego RP taki znak towarowy funkcjonuje już od ładnych kilku lat. I nie jest to wymyślny napis, ani oryginalna grafika, tylko… zwykłe słowo.

Niestety, po konsultacjach z prawnikiem i urzędnikami okazało się, że sprawa nie jest taka prosta… prawo rzeczywiście może być po stronie przedsiębiorcy zgłaszającego roszczenie.

Na pierwszy rzut wydaje się, że zastrzeżenie wyrazu „ananas” jest niezgodne z zapisami zawartymi w „Prawie własności przemysłowej”. Prawodawca stwierdza bowiem, że nie udziela się ochrony oznaczeniu, które: „składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych”. Jednak pospolitość i potoczny charakter słowa nie przesądzają o tym, że nie nadaje się ono do odróżniania towarów w obrocie. Chodzi raczej o to, czy dane słowo nabrało charakteru opisowego w odniesieniu do określonych towarów, czy też nie. Słowo „ananas” nie weszło do języka potocznego jako określenie towarów wskazanych w zgłoszeniu przez firmę Zarabiam Sp. z o.o., nie stało się określeniem zwyczajowym, wedle tej interpretacji, mogło zatem zostać zastrzeżone. Co to wszystko oznacza? Że nie ma przeciwwskazań, żeby zastrzec słowo “ananas” jako znak towarowy dla wszelkich koszulek, czapek, itp. Natomiast gdybyśmy chcieli zastrzec to samo słowo, ale dla oznaczenia sklepu z warzywami lub jako markę soków/napojów, prawdopodobnie nie byłoby to możliwe.

Czy p. Marek powinien spełnić żądania zawarte w piśmie, nawet jeśli wykorzystał czyjś znak towarowy nieświadomie? Czy jest całkowicie bezradny, a batalia prawna wygenerowałaby jedynie dodatkowe koszty? Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie radcę prawnego Krzysztofa Puzyra. Przedstawiamy całą treść wypowiedzi:

Dlaczego warto chronić markę poprzez rejestrację znaku towarowego?
Zdecydowana większość konsumentów oraz przedsiębiorców jest świadoma tego, że powszechnie znane marki (np. elektroniczne, gastronomiczne, odzieżowe) są chronione prawnie. W konsekwencji czego, nie mogą one być wykorzystywane komercyjnie przez podmioty nieuprawnione. Jednocześnie wydaje się, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie jest świadoma tego, że powinni zadbać o ochronę prawną swojej marki. Niezależnie od rozmiaru prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przeciwnym razie mogą być narażeni na zablokowanie działalności, kosztowny spór sądowy oraz zapłatę odszkodowania.

Ochrona marki
W powszechnym rozumieniu przyjmuje się, że zarejestrowanie firmy w rejestrze przedsiębiorców lub sprzedaż odzieży opatrzonej prostym znakiem słownym (np. „Małolat”) podlega automatycznej ochronie prawnej i jednocześnie nie może naruszać praw osób trzecich. Tymczasem zgodnie z prawem takie oznaczenie może podlegać automatycznej ochronie prawnej tylko w ograniczonym zakresie. W razie wystąpienia sporu z innym przedsiębiorcą o prawo do korzystania z takiego lub podobnego oznaczenia należy udowodnić przed sądem m.in. czas i zakres terytorialny wykorzystywania takiego oznaczenia, a także jego intensywność oraz rodzaj towarów lub usług opatrzonych takim oznaczeniem. To może okazać się trudne, a czasami nawet niemożliwe. W znacznie lepszej sytuacji znajduje się przedsiębiorca, który uzyska prawo ochronne na znak towarowy, będący jego firmą, logo lub marką.

Co to jest znak towarowy?
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz (np. nazwisko), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski. Przy czym, używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług, a także posługiwaniu się nim w celu reklamy. Znak towarowy może być prawnie chroniony po uzyskaniu stosownego wpisu w rejestrze znaków towarowych, prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego
Korzyści z rejestracji znaku towarowego jest bardzo dużo. Wśród najważniejszych z nich można
wymienić następujące:
1) uzyskanie statusu właściciela marki, chronionej prawnie na terytorium całego kraju lub Unii Europejskiej, w związku z czym przedsiębiorca otrzymuje skuteczne narzędzia do walki z nieuczciwą konkurencją oraz zwalczania naruszeń jego marki przez inne osoby, m.in. poprzez roszczenia opisane poniżej;
2) uniemożliwienie kradzieży przez nieuczciwą osobę trzecią marki budowanej przez przedsiębiorcę, w szczególności uzyskanie ochrony przed roszczeniami opisanymi poniżej, zgłaszanymi wobec przedsiębiorcy przez osobę trzecią;
3) umożliwienie zablokowania rejestracji podobnego znaku towarowego przez konkurentów;
4) umożliwienie wdrożenia optymalizacji podatkowej poprzez odpłatne udostępnienie znaku towarowego swojej spółce;
5) zwiększenie renomy oraz uzyskanie wizerunku profesjonalisty, m.in. poprzez uzyskanie możliwości stosowania oznaczenia ®.

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy osoby trzeciej
Jeżeli przedsiębiorca naruszy swoim działaniem prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego przedsiębiorcy, to mogą go spotkać negatywne konsekwencje prawne. Niezależnie od jego dobrej lub złej woli. Przykładowo może się to zdarzyć w przypadku, gdy dany przedsiębiorca zarejestruje firmę lub rozpocznie sprzedaż odzieży opatrzonej prostym znakiem słownym (np. „Małolat”), a inny przedsiębiorca zarejestrował taki sam lub podobny znak towarowy w stosunku do takich samych towarów lub usług. W takim przypadku, osoba uprawniona do znaku towarowego może zgłosić wobec osoby naruszającej jej prawa następujące roszczenia:
1) zaniechanie naruszania prawa ochronnego na znak towarowy, np. poprzez wycofanie towarów opatrzonych danym oznaczeniem ze sprzedaży oraz zaniechanie wprowadzania takich towarów do sprzedaży;
2) wydanie korzyści uzyskanych w wyniku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy;
3) zapłata odszkodowania z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Obrona przed roszczeniami osoby trzeciej

W tym miejscu warto wskazać, że przedsiębiorca wykorzystujący dane oznaczenie w swojej działalności gospodarczej, np. jako firmę wpisaną do rejestru przedsiębiorców lub nadruk na odzieży, nie jest skazany z góry na porażkę w razie sporu z innym przedsiębiorcą. Jeżeli bowiem przedsiębiorca (potencjalnie) naruszy swoim działaniem prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego przedsiębiorcy, nawet wówczas gdy znak towarowy został zarejestrowany później niż takie samo lub podobne oznaczenie było wykorzystane faktycznie przez tego przedsiębiorcę, to można w takim przypadku podjąć przykładowo następujące działania:
1) zweryfikować charakter i podobieństwo (potencjalnie) kolidujących oznaczeń, a także ich zdolność do odróżnienia towarów lub usług opatrzonych tymi oznaczeniami, a następnie wejść w spór z konkurentem w tym zakresie; 2) wystąpić o unieważnienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorcy, np. ze względu na zgłoszenie go do rejestracji w złej wierze;
3) powołać się na uprawnienie tzw. używacza uprzedniego, jeżeli przedsiębiorca korzystał z oznaczenia w dobrej wierze jeszcze przed zarejestrowaniem danego znaku towarowego, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w niewielkim rozmiarze oraz o zasięgu lokalnym;
4)powołać się na fakt nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę, jeżeli ten znak nie był używany w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat.

Podsumowanie
Ochrona prawna marki budowanej przez przedsiębiorcę może być realizowana na różne sposoby. Zlekceważenie tego zagadnienia oraz niepodjęcie odpowiednich działań może narazić przedsiębiorcę na zablokowanie działalności, spór sądowy oraz zapłatę odszkodowania. Natomiast uzyskanie przez przedsiębiorcę prawa ochronnego na znak towarowy, będący jego firmą, logo lub marką, może zapewnić mu pełną ochronę prawną oraz bezpieczeństwo prowadzonego biznesu. Dlatego też warto zweryfikować możliwość stosowania danej marki oraz zadbać o jej ochronę już na etapie uruchamiania działalności gospodarczej, aby uniknąć ewentualnego sporu z innym przedsiębiorcą.

Krzysztof Puzyr
radca prawny / doradca podatkowy